無効審判を請求し、不当に広い特許請求の範囲を減縮させることに成功しました。

木村 耕太郎 弁護士が解決

所属事務所 ルネス総合法律事務所

所在地 東京都 千代田区

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 　ある専門的な分野の輸入商社からのご相談です。
　ご相談企業は大手企業から特許権侵害の疑いについて警告を受けたため、まず特許事務所に依頼して検討してもらったところ、対応外国特許に比べて日本特許だけがクレーム（特許請求の範囲）が不当に広いことが分かりました。
　そこで、特許事務所からのご紹介で、当職に対して今後の総合的な対応について依頼がありました。
　事業を継続できるなら多少の実施料を払ってもよいとのことでした。

解決への流れ 　まず特許権者に対して、無効の可能性が高いことを説明しつつ、ライセンスを受けるための交渉を代理しました。
　しかし相手方がまったく応じないため、当職が代理人として無効審判を請求することにしました。
　その結果、相手方はクレームを大幅に減縮する訂正請求をせざるを得なくなりました。
　特許無効にはなりませんでしたが、減縮後のクレームでは侵害にならないため、当方の目的が達せられました。

木村 耕太郎 弁護士からのコメント 　形式的には無効審判請求は不成立でしたが、特許の権利範囲を狭めさせたことによって目的を達したケースです。対応外国特許に比べて日本特許だけ不当にクレームが広いという事実は参考にはされますが、それを主張するだけでは足りず、無効論の構築が別途必要です。
　特許の無効論についてはロジックの構築の仕方が極めて重要であるため、代理人の経験値がものを言います。